특허 라이선스 계약에서 파산 또는 양도시 라이선시의 보호에 관한 연구 - 노경섭 (The Graduate School, Ajou University, 2016)
세계경제가 갑작스럽게 불황의 늪에 빠지곤 하여 기업이 파산(도산)하는 경우가 늘어나고 있는데, 파산 기업 중에는 라이선서의 지위에 있는 기업도 있다. 이러한 파산한 라이선서로부터 허락을 받은 라이선스(통상실시권)에 근거하여 사업을 실시 중인 라이선시(통상실시권자)는 라이선서의 파산에 의해서 자신의 라이선스가 해제될 수 있으므로, 결국 아무런 귀책이 없는 라이선시의 지위가 매우 불안정하게 된다. 따라서 특허권자 등 라이선서의 파산시에 지식재산 라이선스 계약에서 라이선시의 보호 방안에 대해서는 미국, 유럽 등 지식재산 선진국에서는 오래전부터 논의되어 왔고, 2000년대 들어 지식재산 강국을 천명한 일본에서도 집중적으로 연구되고 있다. 미국에서는 1980년대에 이러한 라이선서의 파산에 따른 라이선시 지위의 불안정에 대해서 논의가 있었고, 1988년에 미국 파산법에 지식재산 라이선스에 관한 특례를 규정함으로써 라이선시를 보호해 왔다. 즉 지식재산 라이선스 계약은 라이선서와 라이선시 쌍방이 상호 이행의무를 지닌 쌍무 계약으로 볼 수 있는데, 일방이 파산하면 타방 당사자의 이행이 불가능하게 되는 미이행 계약의 처리에 대해 미국 파산법 제365조에서 규율하고 있었고, 이에 1988년 개정으로 지식재산 라이선스의 라이선서가 파산한 경우의 라이선시에 관한 보호 방안을 특례로 미국 파산법 제365조 (n)에 규정하였다. 또한 일본에서는 2004년에 일본 파산법을 개정하여 대항요건이 구비된 지식재산 라이선스에 대해서는 라이선서의 파산관재인에 의한 해제권 행사를 제한함으로써, 라이선시에 관한 보호 방안을 일본 파산법 제56조 제1항에서 규정하였다. 이와 같은 일본법의 변화는 일본 파산법 및 지식재산권법을 계수해 왔던 우리나라에게도 시사 하는바가 매우 크다고 할 수 있다. 한편 우리나라에서는 2005년 개정된 (통합)도산법 제335조에서 파산절차 개시시에 계약 당사자 쌍방에게 의무의 전부 또는 일부가 남아 있는 쌍방 미이행의 쌍무 계약 처리에 대해 규정하고 있다. 지식재산 라이선스 계약에서 라이선서와 라이선시가 상호 미이행한 의무가 남아 있는 경우에 해당 지식재산 라이선스 계약도 쌍방 미이행의 쌍무 계약이 되므로, 이러한 경우에 파산관재인은 라이선서(파산채무자)의 의무를 이행하고 상대방 라이선시(파산채권자)에게 의무의 이행을 청구하거나 또는 라이선스 계약을 해제(또는 해지)할 수 있는 선택권을 갖는다. 파산관재인이 라이선스 계약의 해제를 선택한 경우, 해당 라이선스 계약은 종료되고 아무런 귀책이 없는 라이선시는 해당 라이선스에 기해 실시하고 있던 사업을 중단하지 않을 수 없는 상황에 내몰리게 되어, 라이선시의 지위가 불안정해지는 불합리한 점이 발생한다. 더욱이 우리나라도 세계경제의 주기적, 장기적인 불황에 따른 영향을 받아, 벤처 기업, 중소‧중견 기업뿐만 아니라 대기업에서도 파산의 위험이 증가되고 있음에도 불구하고, 미국, 유럽, 일본 등의 지식재산 선진국과 달리 법조계, 학계뿐만 아니라 산업계에서도 지식재산 라이선스 계약에서 라이선시 보호에 관한 논의가 활발하다고는 볼 수 없다. 한편 현정부의 핵심 정책은 창조경제이고, 이러한 창조경제의 실현 방안 중의 하나가 기술이전의 활성화라 할 수 있다. 기술이전의 수단으로는 지식재산권 자체의 양도도 있고 지식재산권의 라이선스(실시권 허여)도 있다. 그런데 라이선시의 입장에서는 권리 유지료 등의 여러 부담으로 인해 지식재산권을 양도받기보다 단지 라이선스만을 받고자 하는 경우가 많다. 따라서 산업계에서는 지식재산권의 양도보다 라이선스가 보다 빈번하고 일반적일 것이므로, 지식재산권 라이선스의 활성화가 국가적으로 중요하다. 그러므로 라이선스의 활성화를 위해서는 라이선서의 파산시 지식재산 라이선스 계약에서 라이선시의 지위를 보호하는 것이 무엇보다 필요하고 중요할 것이다. 또한 지식재산 라이선스 계약에서 라이선시의 보호는 라이선서의 파산시만이 아니라, 라이선서가 라이선스 대상 지식재산권을 제3자 양수인에게 양도하는 평상시(平常時)에도 중요하다. 즉 특허법 제118조에서는 통상실시권자(라이선시)가 자신의 통상실시권(라이선스)을 특허청에 등록하고 있는 경우에만 양수인 등의 제3자에게 대항할 수 있다고 규정되어 있다. 따라서 라이선서가 라이선스 대상인 지식재산권을 제3자 양수인에게 양도했을 경우(라이선서의 파산시 파산관재인이 라이선스 대상 지식재산권을 양도하는 경우 포함)에 라이선시가 양수인에게 대항하기 위해서는 해당 라이선스의 등록이라는 대항요건을 구비하고 있어야만 한다. 그러나 라이선스의 등록을 구비하기 위해서는 많은 비용과 노력, 복잡한 절차 그리고 비밀유지의 문제점 등으로 인하여, 사실상 라이선시에 의한 라이선스 등록 제도의 활용이 매우 저조하므로, 결국 라이선서의 지식재산권 양도시에 라이선시의 지위는 매우 불안정한 상태에 있게 된다. 한편 미국의 경우에는 라이선서의 지식재산권 양도시에 기존 라이선시는 당연히 보호받는 당연보호 제도가 정착되어 있고, 일본의 경우에는 과거에는 우리나라와 동일하게 라이선시가 라이선스를 등록하고 있지 않으면 양수인에게 대항할 수 없는 등록대항 제도를 채택하고 있었다. 그러나 일본은 등록 제도 이용의 곤란함으로 인해 라이선서의 지식재산권 양도시 라이선시의 지위가 불안정하다는 문제점을 인식하고, 2008년에는 특허법 등의 지식재산권법을 개정해 라이선스의 등록 제도를 완화하여, 등록대항 제도를 전제로 등록 제도를 완화하여 라이선시 보호를 꾀하였다. 그러나 여전히 라이선시 보호로 미흡하다는 비판을 받다가, 2011년에 특허법, 실용신안법 및 의장법(상표법 제외)을 개정하여 라이선시에게 라이선스의 등록 등의 대항요건의 구비를 요구하지 않고 당연히 제3자 양수인에게 자신의 라이선스를 대항할 수 있는 당연대항 제도를 도입하였다. 이를 통해 일본은 라이선시 보호를 통한 지식재산 라이선스의 활성화로 궁극적인 국가 목표인 지식재산 강국 건설에 총력을 기울이고 있다. 우리나라도 2015년 특허법 및 실용신안법 일부개정안에 따르면, 일본의 당연대항 제도와 유사한 것으로 특허청에 통상실시권을 등록하지 않아도 계약사실만으로 추후 특허권을 양수받은 자에게 대항 가능하다는 통상실시권 무등록 보호 제도의 도입을 추진하고 있다. 그러나 미국의 경우 오랜 경험을 토대로 현재의 양도시 라이선시 보호 제도가 정착되었고, 일본의 경우에도 양도시 라이선시 보호을 위한 10여년이상의 심도 있고 다각적인 연구와 분석을 통해 여러 라이선시 보호방안을 검토한 후, 마침내 현재의 라이선시 보호 제도를 마련한 것과 달리, 우리나라에서는 그러한 충분한 연구와 분석의 과정이 없었다고 하겠다. 따라서 파산시 뿐만 아니라 양도시에 지식재산 라이선스 계약에서 라이선시 보호를 위한 제도로 우리나라에 적합한 방안이 무엇인지에 대한 심도 있는 연구와 분석이 현시점에서 절실하다고 하겠다. 이에 따라 본 논문에서는 지식재산 라이선스 계약에서 라이선시 보호의 방안을 모색하고자, 미국, 일본, 독일, 영국, 프랑스 및 중국에서의 라이선시 보호 제도를 살펴볼 것이다. 특히 우리나라 도산법과 지식재산권법이 계수해 왔던 것이 일본의 법제인 만큼, 일본에서 논의되고 있는 라이선시 보호의 방안을 분석하고 참조하여, 이를 우리나라 실정과 법제도에 대응시켜 검토한 후, 우리나라의 실정과 법제도에 부합하면서도 지식재산 라이선스 계약에서 라이선시 보호라는 명제를 충족할 수 있는 최적의 입법론을 제시하고자 한다. 입법론으로, 먼저 도산법에 대해서는 일본의 2004년 파산법 개정처럼 파산관재인이 대항요건을 구비한 라이선스를 해제할 수 없다는 제한적용설을 명확히 명문화하고, 특허법 등의 지식재산권법에 대해서는 일본의 2011년 특허법 등의 지식재산권법 개정처럼 라이선스의 등록이라는 별도의 대항요건을 요구하지 않고 라이선시가 제3자 양수인에게 당연히 대항할 수 있는 당연대항 제도의 도입을 제시하였다. 다만 현재의 등록대항 제도에서 당연대항 제도의 도입으로 바로 직행할 경우, 지식재산권 이외의 것을 대상으로 하는 계약 및 법체계와의 불균형 등의 비판과 갑작스런 제도 변화에 따른 혼란을 최소화하기 위해서 단계적인 법개정을 제안한다. 즉 당연대항 제도의 도입으로 직행할 것이 아니라 먼저 현행 등록대항 제도를 유지하면서 현행 등록 제도 자체를 개량하거나 신등록 제도를 창설하여 대항요건 제도를 개량하고, 다음 단계로 대항요건 구비 여부에 따라 쌍방의 유불리가 극명하게 나뉘는 등록대항 제도가 아닌 법정실시권 제도를 활용하는 방안을 과도기적으로 도입하여, 파산시 해제 또는 평상시 양도의 경우에도 일정한 요건을 갖춘 라이선시에게는 법정실시권을 허여하여 파산관재인 또는 양수인에게 부작위 의무를 부과한다. 그러나 제외국의 지식재산권 제도에서는 법정실시권 제도 자체가 없는 경우도 많아 국제적 조화라는 관점과 라이선시 보호라는 관점에서는 법정실시권 제도 또한 여전히 미흡하기 때문에, 궁극적으로는 이러한 지식재산 라이선스 계약에서 라이선시 지위의 보호에 대한 사회적 공감대가 형성되었을 것을 전제로, 당연대항 제도를 도입하여, 라이선스의 등록대항 제도의 완화 또는 법정실시권 제도에 의한 대응만으로 라이선시 보호가 미흡한 점 및 문제점을 극복함으로써, 결국 지식재산 라이선스가 활성화될 수 있고, 라이선시뿐만 아니라 라이선서, 더 나아가 국민경제 모두에 이익이 될 수 있다고 생각한다.
학위논문(박사)--아주대학교 일반대학원 :법학과,2016. 2
Keywords: 지식재산(권); 라이선스; 라이선시; 라이선서; 양도; 파산; 도산; 라이선시의 보호; 등록; 대항요건; 당연대항; 당연보호; 법정실시권; 특허권; 통상실시권