윤성승 김경화 2013-08 15295 https://aurora.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/8638 학위논문(석사)아주대학교 산업대학원 :지식재산공학과,2013. 8 오랜 기간 논의되어 왔던 미국 특허법 개정안(AIA: America Invents Act)이 2011년 9월 미국 상원의 95%에 달하는 찬성표를 얻어 통과되었다. 37개 Section에 달하는 금번 개정안에는 그동안 미국만이 고수해 오던 즉 미국특허의 특이성이던 선발명주의를 포기하고 모든 국가에서 취하고 있는 선출원주의로의 개정이 포함됨으로써 과거 어떠한 개정 내용과 비교하여 가장 파격적이고 규모 또한 방대하다는 평가다. 이러한 파격적 개정의 배경에는 미국특허출원 수 증가에 따른 심사적체 문제로 인해 출원에서 등록까지의 시간이 오래 걸린다는 문제점을 개선하려는 노력 및 특허괴물 NPE의 특허소송 남발에 의한 문제점을 시정하고자 하는 의도도 포함되어 있다. 선발명주의에서 선출원주의로의 개정에 따라 심사에 미치는 유효출원일의 기준이 변경되어 신규성 및 비자명성 심사에 있어 종래기술의 적용기준이 달라졌다. 이에 따른 심사에 미치는 영향에 대하여 적지 않은 논란이 예상되고 있다. 아울러 개정의 부정적 영향을 제시하며 특허법 개정을 반대하는 반대론자들의 목소리도 높았다는 점에서 이번 개정은 다양한 의미 및 목적을 가지고 출발하였으며 앞으로도 시행과정 및 결과를 통해 정립해 나갈 내용들이 산재해 있다는 분석이다. 발명자들에게는 빠른 출원이 갖는 의미가 매우 커졌으며 기업에 있어서는 발명자만이 출원인이 되는 자격 또한 폐지됨으로써 미국 특허출원수는 그 숫자가 더욱 증가할 것으로 예상된다. 심사지침 외에도 출원인에게 비용면에서 큰 부담이 되었던 소송을 굳이 진행하지 않더라도 등록 후 일정 기간 내에 재심사를 청구할 수 있는 제도가 도입됨으로써 재심사청구제도를 적절히 활용할 필요가 생겼다. 아울러, 비용인상안을 발표하고 새롭게 Micro Entity로 분류되는 출원인에 대한 75% 할인 등 비용항목을 늘리면서 비용에 대한 상당부분 개정이 이루어졌다. 이러한 미국특허법의 금번 개정에 따라 우리나라에서 미국으로 출원을 준비하는 기업이나 개인들은 우선일 확보를 위해 국내출원을 서두를 필요가 있으며 한국법과 다르게 적용되는 Grace Period 및 공지공용의 범위에 주의하여 중요 특허를 미국에 출원할 수 없게 되는 상황을 만들면 안 될 것이다. 아울러, 한국 특허법과 비교분석을 통해 개정안을 숙지하여 방대한 시장에서의 효율적인 특허출원전략을 가져간다면 가치있고 경쟁력있는 특허권자로 행사할 수 있을 것이다. 제1장 서론 1 제1절 연구의 목적 1 제2절 연구의 범위 및 방법 2 제2장 미국특허법 개정배경 및 개정안 4 제1절 개정의 배경 4 제2절 발효시점에 따른 개정안 9 제3장 미국특허법 개정에 따른 심사지침의 변화 11 제1절 선출원주의(First to File) 11 1. 선출원주의의 의의 11 2. 선출원주의 도입 12 3. 유효출원일 변경 13 제2절 신규성(Novelty) 및 비자명성(Non-obviousness)을 중심으로 하는 심사지침의 변화 14 1. 신규성(Novelty) 14 2. 35 U.S.C. 102(a) 발명의 신규성 조항 16 3. 35 U.S.C. 102(b)(1) 신규성 예외조항 18 4. 35 U.S.C. 103 발명의 비자명성 조항 19 5. 유효출원일 기준에 따른 AIA심사지침 적용 대상의 구분 20 제4장 기타 주요 개정 내용 22 제1절 특허심사(Patents Examination) 분야 22 1. 세금전략에 관한 특허금지(Tax Strategies deemed within the Prior Art) 22 2. 최적의 실시예(Best Mode) 23 3. 인체관련특허금지(Human Organism Prohibition) 24 4. 우선심사(Prioritized Examination) 24 5. 발명자 서약 또는 선언서(Inventor’s Oath/Declaration) 25 6. 발명자 대신 출원(Filing by Other than Inventor) 29 7. 선사용권(Prior User Rights) 29 8. 제3자 정보제공(Preissuance submissions by third parties) 30 9. 정보제공범위의 확장(Citation of a Patent Owner Claim Scope Statement) 32 10. 보충심사(Supplemental Examination) 32 제2절 재심사제도(Inter Partes Disputes) 분야 33 1. 재심사제도의 개관 33 2. 재심리절차(Post-Grant Review Proceedings) 36 3. 당사자계 재심(Inter Partes Review) 39 4. 영업방법검토프로그램(Transitional Program for Covered Business Method Patents) 41 5. 파생절차(Derivation Proceeding) 42 제3절 요금제도(Fees and Budgetary Issues) 분야 44 1. 심사비용 책정 권한(Fee Setting Authority) 45 2. 초소규모단체(Micro Entities) 감면 46 3. 수수료의 15% 인상(15% Surcharge) 48 4. 전자출원감면(Electronic filing incentive) 49 5. PTO 적립금(Reserve fund) 50 제4절 AIA 연구 및 보고(AIA Studies and Reports) 분야 50 1. 중소기업의 국제특허지원(International Protection for Small Business) 51 2. 가상표시 및 허위표시(Marking) 51 3. 변호사 자문(Advice of Counsel) 53 4. 소송시 복수피고들의 병합 요건(Limitation on Joinder of Defendants) 53 제5절 프로그램 분야 54 1. Pro Bono 54 2. 특허 옴브즈맨 프로그램 설치·운영(Patent Ombudsman for Small Businesses) 54 제5장 미국특허출원 전략 56 제1절 한국특허심사지침과의 차이점 56 1. 공지예외적용 56 2. 확대된 선원의 지위 57 제2절 개정에 따른 특허전략 58 1. 출원일의 조기 확보를 위한 임시출원 58 2. 미국의 Grace Period 활용 59 3. 청구항 기재방향 59 4. 심판청구의 적절한 활용 62 5. 선행문헌 개념에 주의 62 제6장 결론 63 ※ 참고문헌 ※ ABSTRACT kor The Graduate School, Ajou University 아주대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. 미국 개정 특허법(America Invents Act) 분석 및 대응에 관한 연구 Thesis 아주대학교 산업대학원 산업대학원 지식재산공학과 2013. 8 Master http://dcoll.ajou.ac.kr:9080/dcollection/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000015295 AIA 미국개정특허법